Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

Nr. 4
ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
van het Koninkrijk d.d. 18 december 2015 en het nader rapport d.d. 5 april 2019, aangeboden
aan de Koning door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het advies van de
Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk is cursief afgedrukt.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 16 juli 2015, nr. 2015001289,
machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk
haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van rijkswet rechtstreeks aan mij te
doen toekomen. Dit advies, gedateerd 18 december 2015, nr. W15.15.0248/IV/K, bied
ik U hierbij aan.

Het voorstel heeft de Afdeling advisering (hierna: de Afdeling) aanleiding gegeven
tot opmerkingen ten aanzien van de reikwijdte van het voorgestelde artikel 53 Rijksoctrooiwet
1995 en de toelichting op de Grondwettelijke aspecten van het Rechtspraakverdrag.
De Afdeling adviseert het voorstel te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
aan de Staten van Aruba, aan die van Curaçao en aan die van Sint Maarten, nadat hieraan
aandacht is geschonken.

Graag ga ik op deze opmerkingen in het navolgende in. De tekst van het advies treft
u hieronder aan, met tussengevoegd de reactie daarop.

Bij Kabinetsmissive van 16 juli 2015, no.2015001289, heeft Uwe Majesteit, op voordracht
van de Staatssecretaris van Economische Zaken, bij de Afdeling advisering van de Raad
van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van rijkswet
tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende
een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012, met memorie van toelichting.

Het voorstel strekt tot aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de komst
van het Europees octrooi met eenheidswerking en de oprichting van het Eengemaakt octrooigerecht
(EOG).

De introductie van het Europees octrooi met eenheidswerking op grond van Verordening
(EU) nr. 1257/2012 (hierna: de verordening) geeft de mogelijkheid met één registratie
octrooibescherming te verkrijgen in alle deelnemende EU-lidstaten. Bedrijven die octrooibescherming
wensen in deze EU-lidstaten hoeven de geldigheid van het octrooi niet in iedere lidstaat
afzonderlijk te regelen (valideren).

Voorts wordt voorzien in geschilbeslechting op Europees niveau bij het EOG, op grond
van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (hierna: rechtspraakverdrag).
Langs deze weg kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen met werking in
alle deelnemende lidstaten. Als gevolg daarvan behoeft een octrooihouder niet langer
in iedere lidstaat waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt afzonderlijk een inbreukprocedure
te starten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de geldigheid van het octrooi; ook deze
kan via één gerechtelijke procedure bij het Eengemaakt octrooigerecht worden vastgesteld.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk adviseert de wetgevingsprocedure
voort te zetten, maar adviseert de toelichting op de reikwijdte van de octrooibescherming
op grond van het voorgestelde artikel 53 te verhelderen om onduidelijkheid in de toepassingspraktijk
te voorkomen.

1. Reikwijdte van het voorgestelde artikel 53 Rijksoctrooiwet 1995

Het voorgestelde artikel 53 onder b regelt dat een octrooi de houder ervan het recht
verleent te verhinderen dat een derde zonder zijn toestemming een werkwijze die onderwerp
is van het octrooi toepast of voor toepassing in Nederland, Curaçao of Sint Maarten
aanbiedt. De tekst van deze bepaling is vrijwel gelijkluidend aan artikel 25, onderdeel
b, van het rechtspraakverdrag en vervangt het huidige artikel 53, eerste lid, onderdeel
b, van de Rijksoctrooiwet.2 Nieuw ten opzichte van het huidige artikel is dat hierin gesproken wordt van toepassing
«in Nederland, Curaçao en Sint Maarten». 3

De tekst van het voorgestelde artikel 25, onderdeel b gaat niet expliciet in op het
grensoverschrijdend aanbieden in Nederland, Curaçao en Sint Maarten vanuit een ander
land.4 In de artikelsgewijze toelichting wordt over deze bepaling echter gesteld dat zowel
het aanbieden als het toepassen van de werkwijze moet plaatsvinden op het grondgebied
van het Koninkrijk.5

In zijn advies bij het wetsvoorstel merkt de Raad voor de rechtspraak op dat die interpretatie
in strijd lijkt met de Nederlandse rechtspraak en octrooirechtelijke doctrine over
het «aanbieden» als aan de octrooihouder voorbehouden handeling, zoals bedoeld in
de huidige tekst van artikel 53, onderdeel b. De Raad voor de rechtspraak merkt op
dat de rechtspraak en literatuur ervan uitgaan dat ook het aanbieden vanuit het buitenland
maar gericht op inbreukmakende handelingen in het Koninkrijk, een inbreuk op de rechten
van de octrooihouder vormt.6 In antwoord op deze opmerking van de Raad voor de rechtspraak stelt de toelichting
concluderend dat «de memorie van toelichting op dit punt ruimte laat voor de door
de Raad voorgestane uitleg.»7 De uitleg van aanbieden in de artikelsgewijze toelichting lijkt echter die waarop
de Raad voor de rechtspraak doelt, juist uit te sluiten.8

In de reactie op het advies van de Raad voor de rechtspraak stelt het algemene deel
van de toelichting dat hetgeen in de artikelsgewijze toelichting is opgenomen over
het aanbieden van een werkwijze vanuit het buitenland, niet uitsluit dat als de toepassing
van de werkwijze vanuit het buitenland wordt aangeboden en gericht is tot iemand die
zich in Nederland, Curaçao of Sint Maarten bevindt, het aanbod heeft te gelden als
een aanbod dat in Nederland, Curaçao of Sint Maarten plaatsvindt. De Afdeling merkt
op dat het verwarrend is dat de toelichting op twee plaatsen een verschillende interpretatie
van het begrip aanbieden geeft. Voorkomen moet worden dat in de praktijk onduidelijkheid
ontstaat over de reikwijdte van de octrooibescherming op grond van het voorgestelde
artikel 53, onderdeel b.

De Afdeling adviseert daarom om de toelichting op dit punt te verduidelijken en een
eenduidig standpunt in te nemen over de betekenis en reikwijdte van het aanbieden
van een werkwijze als handeling die octrooirechtelijk beschermd wordt.

Op grond van het advies van de Afdeling is in de artikelsgewijze toelichting nader
verduidelijkt dat ook het aanbieden vanuit het buitenland maar gericht op inbreukmakende
handelingen in het Koninkrijk, een inbreuk op de rechten van de octrooihouder vormt.

2. Toelichting op de Grondwettelijke aspecten van het rechtspraakverdrag

In paragraaf 4.2 van de toelichting wordt ingegaan op de verhouding tussen het rechtspraakverdrag
en artikel 112 van de Grondwet. De Afdeling adviseert deze paragraaf in overeenstemming
te brengen met de strekking van het advies van de Afdeling bij het wetsvoorstel tot
goedkeuring van het rechtspraakverdrag.9

Er is, gelet ook op het feit dat de Afdeling de inhoudelijke advisering over de verhouding
tussen het Rechtspraakverdrag en artikel 112 van de Grondwet heeft opgenomen in haar
advies bij het voorstel van wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst betreffende
een eengemaakt octrooigerecht10, voor gekozen de inhoudelijke bespreking van dit onderwerp op te nemen in de memorie
van toelichting bij dat wetsvoorstel en in overeenstemming te brengen met dat advies.
In paragraaf 4.2 wordt nu volstaan met de bespreking van de rechtstreekse werking
van het Rechtspraakverdrag.

3. De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De eerste redactionele kanttekening van de Afdeling, met betrekking tot het aangeven
welke wijzigingen voortvloeien uit het verdrag en welke uit de verordening, is verwerkt.

De redactionele kanttekening over het in de artikelsgewijze toelichting aanhouden
van de volgorde van de in het voorstel opgenomen artikelen, in plaats van de volgorde
van de artikelen van het Rechtspraakverdrag, is niet verwerkt. De Afdeling doelt hiermee
op de toelichting bij artikel I, onderdelen K en N, waarbij moet worden aangetekend
dat onderdeel N samenhangt met de onder punt 4 te beschrijven aanpassing. In deze
toelichting wordt ingegaan op de materieelrechtelijke bepalingen van het Rechtspraakverdrag,
wordt een vergelijking getrokken met de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995
en wordt een conclusie getrokken over wat er met de desbetreffende bepaling in de
Rijksoctrooiwet 1995 moet gebeuren. Naar mijn mening bevordert deze volgorde juist
de toegankelijkheid van de artikelsgewijze toelichting. Voor degenen die rechtstreeks
geraakt worden door (de materieelrechtelijke bepalingen uit) het Rechtspraakverdrag,
is dat verdrag leidend. Zoals in paragraaf 4.6.1 van de memorie van toelichting is
aangegeven, is ervoor gekozen de formulering van de corresponderende bepalingen uit
de Rijkoctrooiwet 1995 in overeenstemming te brengen met die materieelrechtelijke
bepalingen uit het Rechtspraakverdrag. Daarbij dienen dus ook in de toelichting de
verdragsbepalingen voorop te staan en niet de daarvan afgeleide bepalingen in de Rijkoctrooiwet
1995. Bovendien kan op basis van de in het genoemde onderdeel van de artikelsgewijze
toelichting opgenomen tabel op eenvoudige wijze worden achterhaald welk voorgesteld
artikel(onderdeel) van de Rijkoctrooiwet 1995 met welk artikel(onderdeel) van het
Rechtspraakverdrag correspondeert, zodat degene die op die basis in de memorie van
toelichting zijn weg zoekt, deze gemakkelijk kan vinden. De redactionele kanttekening
van de Afdeling heeft er wel toe geleid dat ik ook bij de bespreking van elk artikel(onderdeel)
van het Rechtspraakverdrag telkens in het opschrift heb aangegeven welk voorgesteld
artikel(onderdeel) van de Rijkoctrooiwet 1995 het betreft.

4. Overige aanpassingen

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een verbetering door te voeren in artikel
52a. In artikel 52a, vierde lid, onderdeel a, is geëxpliciteerd dat de verzoeker de
daar bedoelde handelingen, zijnde het indienen van de vertalingen en betaling van
de daarbij behorende taks, bij het indienen van het herstelverzoek moet verrichten.
Dit was ook de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, zoals ook in de memorie
van toelichting is verwoord, maar niet expliciet opgenomen in de tekst van artikel
52a, vierde lid. Dit gebeurt nu alsnog om eventuele onduidelijkheden over het tijdstip
waarop de handelingen moeten worden verricht, te voorkomen.

Voorts is in artikel 52a, vierde lid, onderdeel b, opgenomen dat de aldaar bedoelde
handeling, zijnde het betalen van de instandhoudingstaks, indien deze verschuldigd
is, moet plaatsvinden binnen vier weken na verzending van een mededeling door het
bureau (Octrooicentrum Nederland) van het op dat moment verschuldigde bedrag (over
één of meer jaren). In de oorspronkelijke tekst moest deze betaling plaatsvinden binnen
vier weken na indiening van het verzoek. Bij nadere beschouwing is het beter om deze
betaling te doen plaatsvinden nadat Octrooicentrum Nederland de aanvraag heeft beoordeeld
en heeft vastgesteld dat aan de overige voorwaarden van artikel 52a is voldaan en
het octrooirecht derhalve, na betaling van de instandhoudingstaks, kan herleven. Dit
is op het tijdstip van het verzoek, zoals de eerdere tekst luidde, nog niet het geval.
De mededeling vormt daarmee een tussenstap in het proces tot herstel in de vorige
toestand. Na betaling van de verschuldigde instandhoudingstaks wordt het herstel in
de vorige toestand, bedoeld in artikel 52a, eerste lid, gerealiseerd en overeenkomstig
artikel 52a, zesde lid, aangetekend in het octrooiregister.

In artikel 52a, vijfde lid, is een vergelijkbare wijziging opgenomen. Ditmaal in verband
met de toepassing van artikel 62.

Voorts is een kennelijke fout in het wetsvoorstel hersteld. Artikel 54f was abusievelijk
geplaatst aan het einde van paragraaf 1 «Rechten van de octrooihouder». Dit is onjuist
omdat artikel 54f voorgebruik betreft. Zie hiertoe de memorie van toelichting bij
artikel 28 van het Rechtspraakverdrag (artikel I, onderdelen K en N). De regering
corrigeert hierbij deze fout en verplaatst artikel 54f naar paragraaf 1a «Voor- en
tussengebruik en licenties» na artikel 55 met als nieuwe nummering artikel 55a.

Ook is het in verband met de toepassing van enkele bepalingen uit de Rijksoctrooiwet
1995 wenselijk om, omwille van de duidelijkheid, tot een afbakening te komen tussen
een Europees octrooi en een Europees octrooi met eenheidswerking. Hiertoe zijn de
definitiebepalingen aangepast, alsmede de artikelen 57, 72 en 79 (artikel I, onderdelen
A, O en Y).

Met betrekking tot dwanglicenties voor Europese octrooien met eenheidswerking is in
de artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdeel O, aangegeven dat deze worden
beheerst door het nationale recht.

In de artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdeel W, is verduidelijkt dat
naast de in artikel 75a bedoelde inschrijving ook de opt-out kan worden aangetekend in het octrooiregister.

De in de memorie van toelichting gebruikte terminologie is voorts aangepast aan de
gewijzigde vertaling van het Rechtspraakverdrag (Trb. 2016, 1).

Om de leesbaarheid van het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting te
vergroten, is een duidelijkere indeling gemaakt van de verschillende paragrafen en
subparagrafen.

Voorts is de memorie van toelichting redactioneel gewijzigd en geactualiseerd in verband
met het feit dat, anders dan eerder voorzien, het voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende
een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) reeds aan de Tweede Kamer is aangeboden (en inmiddels tot wet is verheven). Voorts
is de inwerkingtreding11 van de zogenaamde apothekersvrijstelling in de memorie van toelichting verwerkt.

5. Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en afstemming
met de Europese Commissie

Naar aanleiding van besluitvorming in de Rijksministerraad heeft de regering voorlichting
gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over
het nieuwe Europees octrooisysteem en de positie van Curaçao en Sint Maarten. De Afdeling
advisering heeft in haar voorlichting van 17 juni 2016 (No.WI5.I6.0095/IV/Vo/K, bijlage)
aangegeven dat toepassing van het Rechtspraakverdrag, verordening 1257/2012 en verordening
1260/2012 met betrekking tot het Europees octrooi met eenheidswerking op Curaçao en
Sint Maarten in de rede ligt12. Dit onder meer vanwege de verhouding tussen het Europees Octrooiverdrag, dat ook
geldt in Curaçao en Sint Maarten, en verordening 1257/2012, waarbij de Afdeling er
in haar voorlichting van uitgaat dat het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)
en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voor het gehele
Koninkrijk zijn geratificeerd en gelden en dat ook verordening 1257/2012 van toepassing
zal zijn op Curaçao en Sint Maarten. In verband met de specifieke context van deze
casus heeft de Afdeling aanbevolen afstemming te zoeken met de Europese Commissie.
De afstemming met de Europese Commissie heeft plaatsgehad bij brief van 1 juli 2016
aan de Commissaris voor de Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB. Op 20 januari
2017 is daarop een reactie ontvangen (bijlage)13. De strekking hiervan is als volgt:

− Het Rechtspraakverdrag staat open voor Curaçao en Sint Maarten, zodat geschillen met
betrekking tot Europese octrooien zonder eenheidswerking die in Curaçao en Sint Maarten
gelden, aan het Eengemaakt Octrooigerecht kunnen worden voorgelegd. De Europese Commissie
ziet hiertoe ruimte, omdat het Rechtspraakverdrag een internationaal verdrag is dat
open staat voor lidstaten van de Europese Unie, waar partijen kunnen besluiten hoe
dit ten aanzien van hen van toepassing is. De lidstaat Koninkrijk der Nederlanden
kan derhalve besluiten, net zoals dat bij andere internationale verdragen het geval
is, dat dit verdrag ook geldt voor Curaçao en Sint Maarten.

− De verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 zijn niet van toepassing op de overzeese gebiedsdelen
van het Koninkrijk. De Commissie komt tot deze conclusie omdat alleen deel IV van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) van toepassing is op
de niet-Europese grondgebieden van een lidstaat die zijn opgenomen in bijlage II bij
het VWEU (waaronder Curaçao en Sint Maarten). Verordeningen die zijn gebaseerd op
artikel 118 VWEU, dat geen deel uitmaakt van deel IV van het VWEU, zoals de verordeningen
1257/2012 en 1260/2012, zijn niet van toepassing buiten het territoriale toepassingsgebied
van de Europese Unie (voor het Koninkrijk der Nederlanden betekent dit: buiten het
Europese deel van Nederland). Dit betekent dat het nieuwe Europees octrooi met eenheidswerking
geen rechtsgevolgen kan hebben op Curaçao en Sint Maarten.

− Een Europees octrooi kan, ook na registratie van eenheidswerking voor het Europese
deel van het Koninkrijk, van kracht blijven in Curaçao en Sint Maarten. Het is ook
mogelijk dat het Rechtspraakverdrag tot deze delen van het Koninkrijk wordt uitgebreid
waardoor het EOG bevoegd kan worden ten aanzien van Europese octrooien zonder eenheidswerking
die in voornoemde delen van het Koninkrijk gelden.

Het bovenstaande betekent dat het nieuwe Europees octrooi met eenheidswerking op zichzelf
geen rechtsgevolgen kan hebben in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van
Nederland. Een Europees octrooi kan, ook na registratie van eenheidswerking voor het
Europese deel van het Koninkrijk, echter van kracht blijven in Curaçao, Sint Maarten
en het Caribische deel van Nederland. Op het deel van het Europees octrooi dat geldt
in laatstgenoemde gebieden kunnen de bepalingen van de verordeningen 1257/2012 en
1260/2012 van overeenkomstige toepassing worden verklaard, zodat eenzelfde rechtsregime
van toepassing wordt als op dat deel van het Europees octrooi waarvoor eenheidswerking
is verleend. Dit is mogelijk door het nieuwe inzicht dat het Rechtspraakverdrag ook
openstaat voor Curaçao, Sint Maarten en daarmee evenzeer voor Bonaire, Sint Eustatius
en Saba. In eerste instantie werd dit door de regering niet mogelijk geacht, gezien
de nauwe verwevenheid van dit verdrag met de Europese Unie zoals verwoord in de preambule
van het verdrag. Doordat het Rechtspraakverdrag niet voor Curaçao, Sint Maarten en
het Caribische deel van Nederland zou kunnen gelden, zou altijd een andere rechter
oordelen over geschillen met betrekking tot dat deel van het Europees octrooi dat
geldt in het Europese deel van Nederland en dat deel van het Europees octrooi dat
geldt in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Dit stond er
aan in de weg om voor het voor het Koninkrijk verleende Europees octrooi hetzelfde
rechtsregime te hanteren, waardoor een splitsing van het Europees octrooi onvermijdelijk
leek.

Dit is, gelet op de nieuwe visie over de gelding van het Rechtspraakverdrag, anders
komen te liggen. Deze visie opent de mogelijkheid om wel hetzelfde rechtsregime van
overeenkomstige toepassing te laten zijn op dat deel van het Europees octrooi dat
geldt in het Europese deel van Nederland en dat deel van het Europees octrooi dat
geldt in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Weliswaar is
het Rechtspraakverdrag vooralsnog alleen geratificeerd voor het Europese deel van
Nederland, maar niets verzet zich ertegen dat dit verdrag medegelding krijgt voor
Curaçao en Sint Maarten en voor het Caribische deel van Nederland. Indien dat plaatsvindt,
kunnen – na ratificatie (en inwerkingtreding) van het Rechtspraakverdrag – uitspraken
van het EOG ook gelden in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland
en kan het hiervoor bedoelde identieke rechtsregime komen te gelden voor het voor
het Koninkrijk verleende Europees octrooi. Dit is de uitdrukkelijke wens van Curaçao
en Sint Maarten.

De gevolgen van het bovenstaande worden in het nieuwe artikel 51a geëxpliciteerd.
Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel I, onderdeel H, artikel II, onderdelen
A en B, en artikel III. Naar aanleiding van het bovenstaande is tevens in paragraaf
4.5. van de memorie van toelichting over de Koninkrijksaspecten een uitgebreidere
toelichting opgenomen over het nieuwe Europese octrooisysteem en de positie van Curaçao,
Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Voorts is verduidelijkt dat het wetsvoorstel niet van toepassing is op Aruba.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk geeft U in overweging
het voorstel van rijkswet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de
Staten van Aruba, aan die van Curaçao en aan die van Sint Maarten, nadat aan het vorenstaande
aandacht zal zijn geschonken.

De vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk,

J.P.H. Donner

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van rijkswet en de gewijzigde
memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van Curaçao,
en de Staten van Sint Maarten te zenden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes